Les collectivités locales telles que les régions, les départements, les communautés d’agglomération, les communes que ce soit des villes ou des villages ont des droits sur leurs noms et leurs dénominations de manière similaire aux droits de la personnalité (droit au nom) qu’ont les personnes physiques.

 

Bien souvent,  ces personnes morales de droit public se fondent non seulement sur leurs droits propres mais également sur des enregistrements de marque pour faire valoir leurs droits par l’intermédiaire de leurs avocats dans des lettres de mise en demeure, des oppositions, des assignations, des procès et diverses procédures judiciaires.

 

La multiplication des sites et des noms de domaine a donné lieu à de nombreux conflits entre les personnes morales et les particuliers souvent résolus devant le TGI (Tribunal de Grand Instance) ou la Cour d’appel.

 

Les avocats du cabinet GOMIS & LACKER ont une pratique du droit des marques qui leur permet de faire face à ce type de situation et de conseiller leurs clients tant en défense qu’en demande et de répondre ou d’adresser des lettres de mise en demeure, de négocier afin d’obtenir le meilleur résultat.
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Ci-dessous est reproduit un article écrit par Julien LACKER et publié dans la revue Lamy droit de l’Immatériel le 1er octobre 2007.

 

PARIS IMPOSSIBLE ? LA COLLECTIVITE, LA MARQUE ET LE NOM DE DOMAINE, A CHACUN SA PLACE.

 

Les internautes sont-ils capables de différencier les sites officiels des sites non-officiels ?

Dès le début de l’Internet, le succès de sites Internet personnels a pu provoquer l’ire de certaines municipalités. Le jugement « Paris-sans fil » n’est pas sans rappeler le jugement qui avait été infirmé en appel à propos du site « Elancourt, bienvenue à Elancourt ».[i]

Le litige entre la ville de Paris et l’association Paris-Sans Fil illustre la difficulté de trouver un équilibre entre le domaine public et les droits exclusifs. Le droit au nom des collectivités territoriales s’oppose ici à la fois au droit d’occupation conféré par la marque et au domaine public.

L’association Paris-sans Fil a été déclarée en préfecture le 2 mai 2003 et était titulaire d’une marque « Paris-Sans fil » déposée le 2 mai 2003 en classes 35, 38, 41 et 42, ainsi que de divers noms de domaine Paris-Sansfil déposés en 2003 et 2005.

Après s’être fait connaître pour ses activités en faveur de l’Internet sans fil dans la capital pendant près de trois ans, l’association s’est vue assigner par la ville de Paris. La ville de Paris demandait notamment qu’elle cesse tout usage de la dénomination « Paris » « autrement qu’à titre informatif », que sa marque soit annulée, qu’elle radie ses divers noms de domaine tel que <paris-sansfil.fr>, qu’elle change de dénomination sociale et qu’elle soit condamnée à des dommages et intérêts.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit aux demandes la ville de Paris. Il a annulé la marque « Paris-Sans fil » et a notamment condamné l’association Paris-Sans Fil à un euro de dommage et intérêts, à radier ses noms de domaine et à changer de dénomination sociale, car ils portaient atteinte au nom de la ville de Paris. Ces mesures ont été prononcées avec exécution provisoire.

Afin de comprendre, la problématique spécifique de la protection du nom des collectivités territoriales, il est nécessaire d’expliciter les grands principes (I) avant de voir leur application distributive aux marques et aux noms de domaine (II).

I – Le nom de la collectivité territoriale : entre monopole et protection du public.

La collectivité territoriale ne représente pas l’intérêt général, mais en principe, l’intérêt d’une fraction du public, ses administrés. En conséquence, les droits qui lui sont confiés doivent être limités aux missions de service public, car le maire pourrait être tenté d’utiliser ces droits à des fins personnelles, par exemple pour faire taire un opposant politique. Il convient donc de mettre en perspective les enjeux (A) avant de voir les principes posés par la loi (B).

 A – Les enjeux du droit des collectivités territoriales sur leur nom

 

Les noms des collectivités territoriales ont une place spécifique dans le droit des marques.

De manière classique, une marque est nulle si elle est descriptive, et ce, afin de préserver la liberté du commerce et l’industrie.[ii] De même, une marque ne peut être enregistrée valablement si elle ne peut pas jouer son rôle d’indication d’origine parce que le public risquerait de la confondre avec une marque antérieure enregistrée pour des produits identiques ou similaires.[iii]

L’équilibre est à établir, d’une part, entre le domaine public qui permet la libre concurrence et d’autre part, les intérêts privés constitués par les droits sur les marques antérieures.[iv]

Cette problématique est modifiée pour les noms des collectivités territoriales.

En effet, la collectivité territoriale s’est vue accorder, non pas un monopole, mais des droits sur son nom afin de préserver ses intérêts qui sont en fait ceux de ses administrés et donc d’une section du public.

La question des droits sur le nom d’une collectivité met donc en jeu trois intérêts différents :

L’intérêt général (a), l’intérêt de la collectivité (b), l’intérêt privé (c).

a – La libre concurrence et donc le domaine public doivent être préservés.

Un opérateur économique doit pouvoir user de manière descriptive du nom d’une collectivité pour décrire son activité.

Le nom d’une ville a historiquement eu pour but premier de permettre aux opérateurs économiques et au public de localiser géographiquement des bâtiments ou une activité et de décrire une réalité géographique. Le nom de la ville a, comme le nom de la rue, un rôle éminemment descriptif à jouer dans la spatialisation des activités.

Les Tribunaux sont conscients de la nécessité de défendre le libre usage du nom des choses pour les désigner.

Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ainsi jugé que « Les noms de commune, comme de manière plus générale les noms géographiques, ne font pas l’objet d’une protection particulière et il est considéré de l’intérêt général de préserver leur disponibilité. »[v]

Il ne doit pas y avoir de monopole sur une res communes.[vi]

Le TGI de Nîmes le 12 août 1996 a jugé « si les armoiries d’une ville peuvent figurer sur une marque, elles ne sauraient être appropriées par un seul, et doivent être amalgamées à d’autres éléments distinctifs, car elles constituent une richesse collective ».[vii]

Paradoxalement, ce principe de liberté paraît être oublié lorsque des marques à la distinctivité questionnable sont opposées aux collectivités elles-mêmes. La ville de Paris a ainsi été condamnée pour imitation illicite de la marque figurative « Jeune à Paris » pour avoir utilisé l’adresse Internet www.jeune.paris.fr [viii].

b – L’usage du nom d’une collectivité territoriale ne doit pas induire en erreur le public.

La collectivité doit donc pouvoir agir contre les abus créant une confusion ou lui portant directement atteinte.

Souvent la collectivité qui a déposé son nom en tant que marque préfère agir sur ce fondement.[ix] Mais la marque n’est qu’une protection fugace, car au-delà des cinq années suivant son enregistrement la marque est ouverte à la déchéance pour non usage. Ce qui est problématique, car la marque n’est pas forcément utilisée par la collectivité pour tous les services déposés.

Cependant c’est sur les deux fondements de l’imitation illicite de sa marque et de l’atteinte à son nom que la Ville de Paris a eu gain de cause contre une société qui diffusait de la publicité portant la mention « ville de Paris ».[x] Si le résultat n’est pas critiquable, on peut se demander si ce contentieux ne relève pas tout autant du droit de la consommation que du droit des marques.

c – Un opérateur privé peut détenir un monopole d’exploitation sur une dénomination identique au nom d’une collectivité territoriale pour autant que les deux premiers principes sont respectés.[xi]

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle précise en effet que peuvent être déposées en tant que marques « les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ».

Permettre aux droits d’un opérateur privé de prévaloir sur ceux de la collectivité, c’est affirmer que le nom d’une collectivité peut être utilisé par tous et que personne ne saurait avoir un monopole.

Il existe en matière de marque au vu du développement du rôle des collectivités territoriales un article spécifique – l’article L 711-4 h[xii] du Code de la propriété intellectuelle – qui leur permet de protéger leur nom, leur l’image ou leur renommée et interdire l’usage de leur nom par des tiers à titre de marque.

B – Le principe posé par l’article 711-4 h : la collectivité a un droit sur son nom, sur son image et sur sa renommée

L’article L711-4 h[xiii] du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale. »

Cet article est pour le moins sibyllin et il convient d’en extraire le sens avant de voir comment la jurisprudence a parfois tendance à raisonner par analogie avec le droit des marques.

Il faut tout d’abord une « atteinte », en d’autres termes un préjudice.

De plus, il est clairement spécifié qu’il s’agit de porter atteinte « à des droits antérieurs », il est donc nécessaire de se placer au jour du dépôt pour apprécier la licéité de la marque.

Enfin, cet article indique implicitement, mais nécessairement que les collectivités territoriales ont des droits sur leur nom, leur image et leur renommée susceptibles de constituer des droits opposables. Ceci a été confirmé par la jurisprudence[xiv] et ne sera pas indifférent pour les noms de domaine.

Le droit antérieur n’étant pas une marque ou un objet social contenu dans un extrait K-bis, il est difficile à définir. Le jugement « Paris-sans Fil » indique qu’il n’est donc pas soumis au principe de spécialité. Peut-être n’est-il pas soumis à ce principe simplement parce que ce principe lui est étranger. On irait trop loin et trop vite en concluant qu’il faudrait traiter l’atteinte à la renommée d’une collectivité territoriale comme l’atteinte à la renommée d’une marque notoire et ainsi exiger que le dépôt soit « de nature à porter préjudice » ou qu’il s’agisse d’un emploi qui « constitue une exploitation injustifiée »[xv] de cette dernière. On ne peut pas raisonner complètement par analogie. Il faudra prouver l’existence d’un lien[xvi] comme pour la marque notoire, cependant le test doit être différent. En effet, le lien doit exister non avec le lieu géographique pris dans son sens descriptif, mais avec l’entité juridique que constitue la collectivité territoriale.

Le nom de la collectivité territoriale ne doit pas être protégé contre la dilution[xvii] comme le serait une marque notoire. Le nom d’une collectivité territoriale doit pouvoir être utilisé de manière descriptive. Des millions de sociétés utilisent tous les jours le nom de la collectivité territoriale dans laquelle ils sont situés pour recevoir leur courrier, dans une certaine mesure, cet exemple devrait être transposable sur Internet, mais non sans difficulté.

II – Une application distributive de la protection du nom des collectivités pour les marques et les noms de domaine

Si les principes sont les mêmes et s’il y a les mêmes tensions entre les différents intérêts en présence, la marque et le nom de domaine ne s’apprécient pas de la même manière. Les textes applicables sont différents et prennent en compte des réalités distinctes. Il convient d’étudier la marque (A) puis le nom de domaine (B).

 A)   La marque doit être analysée au jour du dépôt

Contrairement à d’autres affaires, la Ville de Paris ne s’est pas prévalue de droits sur ses marques. Elle n’a pas invoqué l’imitation illicite de sa marque antérieure du 27 mars 2002, car elle a dû juger que les signes en présence n’étaient pas similaires.[xviii]

Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l’affaire Paris-sans Fil peut surprendre. En effet, il semble être en contradiction avec les décisions rendues antérieurement.

Ainsi en 2004, TGI de Paris a rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque « Jeune à Paris »[xix] fondée sur l’article L711-4 h en des termes très différents : « Le demandeur doit prouver que la dénomination critiquée est de nature à tromper le public quant à l’origine des produits ou la garantie qu’il penserait être en droit d’attendre de la collectivité en cause ; (…) il convient de relever que cette marque a été déposée en classe de produits et services (…) 38 (télécommunication) qui ne relèvent pas exclusivement des attributions municipales de telle sorte que le public n’est pas nécessairement amené à penser qu’ils sont proposés par la Ville de Paris ; qu’un tel raisonnement conduirait à interdire toute marque comportant le nom Paris en association avec d’autres mots (…). »

De même, dans le litige l’opposant à la société Paris Plage,[xx] la Ville de Paris a obtenu gain de cause sur le fondement de ses marques, mais le TGI de Paris a jugé qu’il n’y avait pas d’atteinte au nom de la ville de Paris : « Pour autant, l’usage par un tiers à titre de dénomination sociale de ce nom n’est sanctionnable que s’il est de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public quant aux liens susceptibles d’exister avec cette collectivité publique. En l’espèce, le risque de confusion avec la ville de Paris, elle-même n’est pas avérée. »

En 2006, le même Tribunal avait poursuivi dans cette voie limitant le monopole, en rejetant l’action en nullité de la marque « PARIS L’ETE » sur le fondement de l’article 711-4 h :[xxi] « … les dispositions spéciales de l’article L 711-4 trouvant seules à s’appliquer, il convient en revanche de relever que l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que la demanderesse établisse que la dénomination critiquée est de nature à tromper le public quant à l’origine ou la garantie qu’il penserait être en droit d’attendre de la collectivité publique en cause[xxii]; (…) elle ne dispose d’aucune renommée particulière dans le domaine de la télévision qui est celui dans lequel le défendeur exerce ses activités de producteur(…) ».

L’interprétation de l’article L711-4 est différente dans la décision récente « Paris-sans fil ». Contrairement aux décisions précédentes qui étaient fondées sur l’intérêt général et la protection du domaine public, le tribunal a décidé de favoriser les intérêts de la collectivité.

Le raisonnement sous-jacent était que « Paris » ne peut être monopolisé par un seul, que ce soit une collectivité territoriale ou une entreprise. C’était le sens du jugement « Paris l’été ».

Le Tribunal a décidé : « Qu’en effet, l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom, si elle n’est pas soumise au principe de spécialité, n’est cependant constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. »

La notion de risque de confusion ne pourrait étonner dans ce contexte au vu de la préservation nécessaire du domaine public, car le texte de loi ne dit pas « un risque d’atteinte », mais « une atteinte ». Cette décision reprend partiellement un raisonnement déjà utilisé antérieurement par le TGI de Paris, mais en omettant de mentionner les limitations importantes qui avaient été posées et qui fondaient le rejet des demandes de la Ville de Paris.[xxiii]

De plus, le texte de loi vise les droits antérieurs ; dès lors, la prise en compte de faits postérieurs au dépôt de marque querellée devrait être exclue.[xxiv] Il serait choquant, et contraire au principe de sécurité juridique, de pouvoir annuler une marque simplement parce qu’une municipalité a décidé postérieurement à son dépôt de développer un secteur d’activité. On pourrait ainsi créer les droits antérieurs visés à l’article 711-4 alinéa 1 postérieurement !

B)   Le nom de domaine s’apprécie in concreto.

La jurisprudence appliquait les principes de l’article L711-4 h aux noms de domaine. Un décret vient de formaliser ceci, avec quelques précisions, pour les noms de domaine en « .fr » et « .re ».

Un décret du 6 février 2007 a codifié au sein du Code des postes et des communications électroniques, les « principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d’adressage de l’Internet correspondant au territoire national. »

Le décret prévoit expressément qu’il n’est pas applicable à certaines situations passées.[xxv] A contrario, il est donc applicable immédiatement aux situations qui n’ont pas été exclues.

Pour les noms de domaine « .fr », l’article R20-44-44 du Code des postes et des communications électroniques indique : « Le choix d’un nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République française, de ses institutions nationales, des services publics nationaux, d’une collectivité territorialeou d’un groupement de collectivités territoriales, ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion dans l’esprit du public. »[xxvi]

La terminologie utilisée n’est pas un « risque de confusion », mais « une confusion » même si cet article n’est valable que pour les domaines nationaux tels que le « .fr », il devrait conduire la jurisprudence à appliquer les mêmes critères sur le fondement de l’article 1382 pour les noms de domaine internationaux tels que « .com » et « .net ».

L’usage de la terminologie « risque de confusion » est tout à fait étrange pour les noms de domaine. Il ne s’agit pas ici de droits ayant fait l’objet d’un dépôt sur un registre unique et facilement consultable et dont l’étendu des droits est définie avec précision. Le nom de domaine est protégé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et donc de la faute commise, du dommage et du lien de causalité.

Pour les noms de domaine ont peut réaliser un test in concreto, le TGI de Nanterre à propos de l’affaire «Levallois.TV » a jugé que la simple reprise du nom d’une ville ne constitue pas un élément propre à créer un risque de confusion, à défaut de reprise du logo de la ville et sa charte graphique.[xxvii]

On voit ici approcher un raisonnement dans lequel l’absence d’usage d’un élément caractéristique connu du grand public tel que le logo ou les couleurs de la ville pourrait être prise en compte pour écarter l’existence d’une confusion.[xxviii]

Cependant certains noms de domaine en eux-mêmes sont source de confusion, et ce quel qu’en soit le contenu. Ainsi il a été jugé que les noms de domaine « paris2016.fr », « paris2020.fr », « paris2024.fr », « paris2028.fr » portaient atteinte au nom de la Ville de Paris, car des informations concernant la ville de Paris y étaient diffusées.[xxix]

Paradoxalement dans une autre décision, lorsque le nom de domaine <Paris2000.info> n’est pas utilisé en rapport avec la ville de Paris, il y a également parasitisme[xxx] du fait de l’utilisation de la notoriété.

Ce résultat tient à la particularité des noms de domaine en cause qui, de par leur construction, ont un caractère officiel. Il ne faudrait pas généraliser ce raisonnement à tout nom de domaine.

Il ne faut pas accorder aux collectivités locales un monopole absolu sur leur nom. Le terme doit pouvoir être utilisé de manière descriptive librement, à l’image de la jurisprudence récente sur les noms de domaine descriptifs.[xxxi]

Enfin, il ne faut pas traiter les noms de domaine comme les marques, car ce sont à l’évidence des choses différentes. Une analyse distincte s’impose pour chaque type de droit. Si l’on peut s’interroger sur la légitimité et la validité d’une marque « Paris-sans fil », pour les activités « sans fil » à Paris, la question est différente pour un nom de domaine.

Le raisonnement devrait être différent, car la marque doit être considérée in abstracto en se plaçant au jour du dépôt, ce qui n’est absolument pas le cas du nom de domaine où le contenu du site associé au nom de domaine doit être pris en compte[xxxii] comme cela a été le cas pour les affaires « Levallois.tv » et « Elancourt ».[xxxiii]

***

Quelle que soit l’analyse retenue sur le caractère ou non attentatoire aux droits de la ville de Paris d’utiliser un nom de domaine tel que « paris-sansfil.fr ». Il faut constater que la défenderesse, si elle respecte le jugement prononcé, devra radier ses noms de domaine avant d’avoir pu bénéficier d’un double degré de juridiction. L’exécution provisoire a en effet été prononcée pour cette mesure. Si le jugement devait être exécuté, les noms de domaine seraient à nouveau disponibles et pourraient être enregistrés par des tiers de façon légitime.[xxxiv] L’intérêt de faire appel du jugement serait réduit à néant. Le défendeur, cependant, peut demander en référé, la suspension de l’exécution provisoire devant le Premier président de la Cour d’appel si l’exécution « risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».[xxxv] Ce qui devrait tout de même donner un intérêt à une procédure d’appel.