LES ARTICLES DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LA PROCEDURE D’OPPOSITION DE MARQUE A L’INPI

Les textes du code de la propriété intellectuelle reproduit ci-dessous sur la procédure d’opposition de marque de l’INPI sont à jour au 5 novembre 2019.  Il est conseillé de faire appel à un avocat spécialiste en propriété intellectuelle pour faire une opposition de marque à l’INPI ou répondre une opposition de marque.  Les titres ajoutés ne font parties des textes réglementaires mais ont pour but de permettre une meilleure compréhension.

Pour plus d’information voir notre article: « L’opposition de marque à l’INPI » et notre schéma sur la procédure d’opposition de marque de l’INPI avant la réforme du paquet marques (la loi PACTE) et la transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des états membres sur les marques et la création d’une nouvelle procédure d’opposition de marque à l’INPI.

 

procedure opposition marque INPI par julien lacker avocat

 

 

Articles de la partie législative du code de la propriété intellectuelle sur la procédure d’opposition de marque:

  • Article L712-3  du Code de la propriété intellectuelle Le délai pour faire opposition à une marque française est de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement
  • Article L712-4  du Code de la propriété intellectuelle – La liste des personnes habilitées à faire opposition à un dépôt de marque français dans le délai de deux mois suivant sa publication, – la durée de la procédure d’opposition est de 6 mois et une suspension de la procédure d’opposition est possible
  • Article L712-5  du Code de la propriété intellectuelle Le respect du contradictoire dans la procédure d’opposition
  • Article L712-7  du Code de la propriété intellectuelle – Le dépôt de marque est rejeté si l’opposition est reconnue justifiée
  • Article L712-8  du Code de la propriété intellectuelle – Enregistrement malgré l’opposition
  • Article L411-5  du Code de la propriété intellectuelle – La décision de l’INPI doit être motivée
  • Article L411-4 du Code de la propriété intellectuelle – La procédure d’appel contre les décisions de l’INPI

Articles de la partie règlementaire du code de la propriété intellectuelle sur la procédure d’opposition de marque:

  • Article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle – Obligation d’avoir un avocat ou un mandataire pour les déposants hors Union européenne ou Espace économique européen
  • Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle – Formalisme du dépôt de marque
  • Article R712-4 du Code de la propriété intellectuelle – Règles d’obtention d’un droit de priorité : transmission de la copie officielle et d’une traduction
  • Article R712-15  du Code de la propriété intellectuelle – Irrecevabilité de l’opposition déposée hors délai
  • Article R712-16  du Code de la propriété intellectuelle – Les délais de la procédure d’opposition de marque à l’INPI
  • Article R712-17  du Code de la propriété intellectuelle – Demande de preuve d’usage dans la procédure d’opposition de marque à l’INPI par le défendeur
  • Article R712-18  du Code de la propriété intellectuelle – Clôture de l’opposition si absence d’usage de la marque antérieure invoquée ou si accord amiable ou si absence de renouvellement de marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition
  • Article R712-20  du Code de la propriété intellectuelle – La rectification d’une erreur matérielle
  • Article R712-21  du Code de la propriété intellectuelle- Le retrait de la demande d’enregistrement de marque
  • Article R712-23  du Code de la propriété intellectuelle – L’obtention du certificat d’enregistrement de marque française
  • Article R712-24  du Code de la propriété intellectuelle – Le renouvellement de la marque française à l’INPI
  • Article R712-25  du Code de la propriété intellectuelle – Le renouvellement anticipé d’une marque française
  • Article R712-26 du Code de la propriété intellectuelleLes conditions de présentation d’une opposition de marque française

Décision de l’INPI sur la procédure d’opposition de marque:

  • Article 6 de la Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque
  • Article 10 de la Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque

articles du code de la propriété intellectuelle - Opposition de marque INPI

Article L712-3  du Code de la propriété intellectuelle – Le délai pour faire opposition à une marque française est de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement

Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article L712-4  du Code de la propriété intellectuelle – Personnes habilitées à faire opposition à un dépôt de marque français dans le délai de deux mois suivant sa publication, – durée de la procédure d’opposition (6 mois) et suspension de la procédure d’opposition

Pendant le délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par :

1° Le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue ; […]

2° Le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;

3° Une collectivité territoriale au titre du h de l’article L. 711-4 ou au titre d’une atteinte à une indication géographique définie à l’article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ; […]

L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3.

Toutefois, ce délai peut être suspendu :

  1. a) Lorsque l’opposition est fondée sur une demande d’enregistrement de marque ou sur une demande d’homologation d’indication géographique ;
  2. b) En cas de demande en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété, de la marque sur laquelle est fondée l’opposition ;
  3. c) Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de trois mois renouvelable une fois.

Article L712-5  du Code de la propriété intellectuelle – respect du contradictoire dans la procédure d’opposition

Il est statué sur l’opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d’Etat.

Article L712-7  du Code de la propriété intellectuelle – Le dépôt de marque est rejeté si l’opposition est reconnue justifiée

La demande d’enregistrement est rejetée :

  1. a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 712-2 ;
  2. b) Si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l’article L. 711-3 ;
  3. c) Si l’opposition dont elle fait l’objet au titre de l’article L. 712-4 est reconnue justifiée.

Lorsque les motifs de rejet n’affectent la demande qu’en partie, il n’est procédé qu’à son rejet partiel.

Article L712-8  du Code de la propriété intellectuelle – Enregistrement malgré l’opposition

Le déposant peut demander qu’une marque soit enregistrée nonobstant l’opposition dont elle fait l’objet s’il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l’étranger.

Si l’opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d’enregistrement est rapportée en tout ou partie.

Article L411-4 du Code de la propriété intellectuelle – La procédure d’appel contre les décisions de l’INPI

Le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.

Dans l’exercice de cette compétence, il n’est pas soumis à l’autorité de tutelle. Les cours d’appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu’au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.

Article L411-5  du Code de la propriété intellectuelle – La décision de l’INPI doit être motivée

Les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont motivées.

Il en est de même des décisions acceptant une opposition présentée en vertu de l’article L. 712-4 ou une demande de relevé de déchéance en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service.

Elles sont notifiées au demandeur dans les formes et délais prévus par voie réglementaire.

*Article L422-4  du Code de la propriété intellectuelle –Représentation devant l’INPI par un avocat spécialiste en propriété intellectuelle ou un conseil en propriété industrielle

Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat.

Article R712-2 du Code de la propriété intellectuelle – Obligation d’avoir un avocat ou un mandataire pour les déposants hors Union européenne ou Espace économique européen

Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de la communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle.

Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l’alinéa précédent.

En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n’est pas l’un des déposants, il doit satisfaire aux conditions prévues par le deuxième alinéa.

Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Article R712-3 du Code de la propriété intellectuelle – Formalisme du dépôt de marque

Le dépôt comprend :

1° La demande d’enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26 et précisant notamment :

  1. a) L’identification du déposant ;
  2. b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière ; le modèle peut être complété par une brève description ; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l’arrêté précité ;
  3. c) L’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes ;
  4. d) Le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu’un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.

2° Les pièces annexes ci-après :

  1. a) La justification du paiement des redevances prescrites ;
  2. b) S’il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu’il n’ait la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat ;
  3. c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l’usage, la justification de cet usage ;
  4. d) S’il s’agit d’une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque ;
  5. e) Si le déposant est un étranger qui n’est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu’il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.

Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Article R712-4 du Code de la propriété intellectuelle – Règles d’obtention d’un droit de priorité : transmission de la copie officielle et d’une traduction

La revendication, à l’occasion d’un dépôt effectué en France, d’un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l’Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et, s’il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.

Si cette obligation n’est pas respectée, la priorité est réputée n’avoir pas été revendiquée.

Article R712-15  du Code de la propriété intellectuelle – Irrecevabilité de l’opposition déposée hors délai

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26.

Article R712-16  du Code de la propriété intellectuelle – Les délais de la procédure d’opposition de marque à l’INPI

Sous réserve des cas de suspension prévus au quatrième alinéa de l’article L. 712-4 ou de clôture de la procédure en application de l’article R. 712-18, l’opposition est instruite selon la procédure ci-après :

1° L’opposition est notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement.

Un délai est imparti à celui-ci pour présenter les observations en réponse et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-13. Le délai imparti ne peut être inférieur à deux mois ;

2° A défaut d’observation en réponse ou, le cas échéant, de constitution régulière d’un mandataire dans le délai imparti, il est statué sur l’opposition.

Dans le cas contraire, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Ce projet est notifié aux parties auxquelles un délai est imparti pour en contester éventuellement le bien-fondé ;

3° Ce projet, s’il n’est pas contesté, vaut décision.

Dans le cas contraire, il est statué sur l’opposition au vu des dernières observations et, si l’une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales.

L’institut doit respecter le principe du contradictoire. Toute observation dont il est saisi par l’une des parties est notifiée à l’autre.

Article R712-17  du Code de la propriété intellectuelle – Demande de preuve d’usage dans la procédure d’opposition de marque à l’INPI par le défendeur

Le titulaire de la demande d’enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue.

Ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d’usage, pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition ou faire état d’un juste motif de non-exploitation.

L’institut impartit alors un délai à l’opposant pour produire ces pièces.

Article R712-18  du Code de la propriété intellectuelle – Clôture de l’opposition si absence d’usage de la marque antérieure invoquée ou si accord amiable ou si absence de renouvellement de marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition

La procédure d’opposition est clôturée :

1° Lorsque l’opposant a retiré son opposition, a perdu qualité pour agir ou n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ;

2° Lorsque l’opposition est devenue sans objet par suite soit d’un accord entre les parties, soit du retrait ou du rejet de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée ;

3° Lorsque les effets de la marque antérieure ont cessé.

Article R712-20  du Code de la propriété intellectuelle – La rectification d’une erreur matérielle

Jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête écrite adressée au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, à rectifier les erreurs matérielles relevées dans les pièces déposées.

L’institut peut exiger la justification de la réalité de l’erreur matérielle à rectifier et le sens de la correction demandée.

Article R712-21  du Code de la propriété intellectuelle- Le retrait de la demande d’enregistrement de marque

La demande d’enregistrement peut être retirée jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement. Le retrait peut être limité à une partie du dépôt. Il s’effectue par une déclaration écrite adressée ou remise à l’institut.

Une déclaration de retrait ne peut viser qu’une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire lequel, sauf s’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, doit joindre un pouvoir spécial.

Elle indique s’il a été ou non concédé des droits d’exploitation ou de gage. Dans l’affirmative, elle doit être accompagnée du consentement écrit du bénéficiaire de ce droit ou du créancier gagiste.

Si la demande d’enregistrement a été formulée par plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.

Le retrait ne fait pas obstacle à la publication prévue au premier alinéa de l’article R. 712-8.

Article R712-23  du Code de la propriété intellectuelle – L’obtention du certificat d’enregistrement de marque française

La marque est enregistrée, à moins que la demande n’ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.

L’enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :

1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié ;

2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ;

3° Pour les marques internationales ayant fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle, le cas échéant, de l’inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

Article R712-24  du Code de la propriété intellectuelle – Le renouvellement de la marque française à l’INPI

L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement.

Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.

La déclaration doit à peine d’irrecevabilité :

1° Etre présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection, moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai.

2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire.

Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l’article R. 712-11.

L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

Article R712-25  du Code de la propriété intellectuelle – Le renouvellement anticipé d’une marque française

Tout nouveau dépôt portant sur une modification du signe ou une extension de la liste des produits et services d’une marque enregistrée peut être accompagné d’une déclaration de renouvellement anticipé de cette marque. La nouvelle période de protection court à compter de la déclaration de renouvellement.

Les renouvellements ultérieurs de la marque renouvelée et du nouveau dépôt s’effectuent par une déclaration unique.

Article R712-26  du Code de la propriété intellectuelle – Les conditions de présentation d’une opposition de marque francaise

Les conditions de présentation de la demande et le contenu du dossier sont précisés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

1° La demande d’enregistrement prévue à l’article R. 712-3 ;

2° L’opposition prévue à l’article R. 712-14 ;

3° La déclaration de retrait prévue à l’article R. 712-21 ou de renonciation prévue à l’article R. 714-1 ;

4° La déclaration de renouvellement prévue aux articles R. 712-24 et R. 712-25 ;

5° La demande d’inscription au Registre national des marques prévue aux articles R. 714-4 et R. 714-6 ;

6° Les demandes d’enregistrement international de marque et d’inscription postérieure au registre international soumises au visa de l’institut.

Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

Article 6 de la Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque

  1. – Une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit antérieur visé à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle.
  2. – Les prescriptions résultant de l’article R. 712-14 du code précité sont assorties des tempéraments ou modalités suivantes.

L’opposant fournit :

1°) Afin d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits de l’opposant :

– une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant, et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ;

– si la marque antérieure est une marque non déposée, mais notoire, les pièces établissant son existence et sa notoriété, et en définissant la portée ; – s’il n’est pas le propriétaire originel de la marque, la justification de sa qualité pour agir et de l’opposabilité de l’acte correspondant ;

– si l’opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, les documents propres à justifier de l’identification de la collectivité territoriale par le signe qu’elle invoque ;

– si l’opposition est fondée sur une atteinte à une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, une copie de l’homologation du cahier des charges dans son dernier état, ainsi que, le cas échéant, les documents propres à justifier de l’existence de la collectivité territoriale opposante ;

– si l’opposition est fondée sur une atteinte à une appellation d’origine ou une indication géographique régie par le code rural et de la pêche maritime, les documents propres à justifier de sa protection.

2°) Une copie de la publication de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement international contre laquelle est formée l’opposition, ainsi que l’indication des produits ou services visés par l’opposition ;

3°) L’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ainsi que l’exposé des moyens tirés de la comparaison des signes, et, si l’opposition est fondée sur une atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, l’exposé des moyens visant à démontrer cette atteinte.

4°) Une copie du pouvoir daté, revêtu de la signature manuscrite du déposant, et, s’il s’agit d’une personne morale, de l’indication de la qualité du signataire et du cachet de la personne morale.

III. – Tout acte ou pièce remis à l’Institut national de la propriété industrielle doit, s’il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.

Article 10 de la Décision N° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque

La date de réception à l’INPI de l’opposition est la date du paiement visé à l’article 9, mentionnée dans le récépissé transmis électroniquement à l’opposant.

La date de réception à l’INPI des échanges subséquents est celle de la réception sur le serveur de l’INPI de l’intégralité des pièces dans les conditions permettant leur ouverture et leur traitement.