Pour être acceptée en tant que marque et enregistrée, une marque ne doit pas être descriptive. Pour obtenir un certificat d’enregistrement de marque, la marque ne doit pas décrire la qualité ou le contenu des produits ou services couverts.

Une marque ne doit pas induire en erreur le public sur les qualités essentielles du produit ou du service. L’utilisation de noms géographiques doit faire l’objet d’une attention particulière. Une marque qui serait trompeuse même si elle est déjà enregistrée pourrait être annulée.

Pour être valable, une marque ne doit pas être contraire à l’ordre public, par exemple elle ne doit pas faire l’apologie de substance illicite. L’enregistrement de marque faisant la promotion de substance illicite n’est pas possible.

La marque ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers (dépôts et enregistrements de marques, nom de domaine, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et droits d’auteur). C’est au tiers de faire valoir leurs droits par l’intermédiaire d’un avocat ou directement. Un enregistrement de marque peut être remis en cause même après la délivrance par l’INPI du certificat d’enregistrement de marque.

Avant de déposer une marque, il est conseillé de faire une recherche d’antériorité avec un avocat spécialiste en droit des marques, car cela permet d’éviter d’avoir à cesser d’utiliser une marque et de perdre ses investissements de risquer de devoir payer des dommages et intérêts. La recherche d’antériorité permet de réduire les risques encourus. Elle est donc conseillée.

Une recherche d’antériorité consiste à rechercher les droits que les tiers peuvent avoir et qui seraient susceptibles d’empêcher l’usage ou l’enregistrement de la marque ou du nom que l’on souhaite utiliser.

Les droits antérieurs peuvent porter sur un dépôt ou un enregistrement de marque, un nom de domaine s’il est exploité, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, mais également des droits d’auteurs, notamment sur le titre d’une œuvre ou des droits de la personnalité, par exemple dans le cas de dépôt d’une marque qui correspondrait au pseudonyme ou au nom d’une personne célèbre. C’est une des taches les plus difficiles pour l’avocat en droit des marques car cela revient à devoir prédire l’avenir.

La marque est composée d’un signe et de produits et services.
Le signe est particulièrement important puisqu’il y a une très grande variété de signes qui peuvent être déposés. Il peut s’agir de mots, de mots accompagnés d’éléments figuratifs, d’éléments figuratifs seuls. La marque peut être déposée en couleur ou en noir et blanc et peut être en 2D ou 3 dimensions.
Le dépôt d’une marque plus ou moins complexe dépendra des circonstances et notamment des droits des tiers. Une marque sonore peut également être déposée. Après le dépôt, la marque enregistrée ou non ne peut pas être modifiée.

La marque doit être déposée pour des produits et services dans l’une des 45 classes de la classification internationale de Nice.
Les classes 1 à 34 correspondent à des produits et les classes 35 à 45 correspondent à des services.
Il convient de prendre en compte deux contraintes opposées : d’une part, la volonté d’être le plus exhaustif possible et de couvrir le champ d’activités le plus large et d’autre part, de minimiser le risque de protestations, d’assignations ou d’oppositions des tiers. Il n’est pas possible de rajouter des produits et services à un enregistrement de marque.

 La personne qui sera titulaire de la marque sera légalement responsable des conséquences tant positives que négatives.

S’il devait y avoir un procès, c’est le déposant qui serait assigné même si la marque est utilisée par une autre entité.

Le dépôt d’une marque par l’avocat au nom d’une personne physique alors que la dénomination est utilisée par une société peut être problématique, notamment en cas de revente de la société.

Le choix doit donc être fait au cas par cas en fonction de la situation précise.

L’enregistrement de marque peut couvrir la France avec une marque française, la France et la Polynésie avec l’ajout de la Polynésie, l’Union Européenne. La détermination des pays à couvrir doit être fait en dialogue avec votre avocat spécialisé en droit des marques.

Le choix du territoire couvert par la marque, qu’il s’agisse de la France et de la Polynésie Française ou de l’ensemble de l’Union Européenne ou encore d’une marque internationale qui va viser plusieurs pays, doit être fait en prenant en compte les contraintes de coûts mais également la protection qui est nécessaire à l’exploitation commerciale de la marque. Les aspects commerciaux doivent être pris en compte. Les contraintes financières et juridiques doivent être prises en compte par l’avocat qui prépare le dépôt de marque.

Une marque française est valable 10 ans à partir de son dépôt. Elle doit être renouvelée avant l’expiration du délai de 10 ans et plus précisément, avant la fin du mois durant lequel ce délai expire.

Une marque de l’Union Européenne est valable 10 ans à partir de sa date de dépôt. Elle peut être renouvelée au maximum 6 mois avant son expiration.